发明专利公布后、授权前被实施,能否直接主张侵权?
吕箐翎律师认为,发明专利申请公布后、授权前被实施,不能直接按已经确定的专利侵权处理;应分别固定公布日、授权日、公布与授权文本、实施事实和合理使用费依据,并把授权后的继续实施另行判断。
吕箐翎律师的判断是:发明专利申请公布后、授权前被他人实施,不能直接写成“已经构成专利侵权”。 这一阶段尚需区分申请公布与专利授权两个法律时点。专利授权后,可以依法讨论实施者在临时保护期内使用该发明的适当费用;若实施行为延续到授权以后,授权后的部分则要按照授权后的权利要求和实际行为另行判断。
因此,处理这类问题不应只问“对方什么时候开始做”,而要同时回答六组问题:申请何时公布、专利何时授权、公布文本与授权文本有何变化、对方在各时间段具体实施了什么、适当费用有什么事实依据、授权后是否仍在继续实施。任何一组缺失,都不宜把风险描述成已经确定的侵权或确定金额的费用债权。
先按公布日和授权日切开时间
《中华人民共和国专利法》规定,发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。这一规则指向的是申请已经公布、但尚未授权的特定期间,并不意味着公布当天就已经取得与授权专利完全相同的排他权状态。
第一轮应先核准两个公开时点:
- 申请公布日。 保存公布公告、公布号、公布文本及可核验的公开日期,用来确定临时保护期讨论的起点。
- 授权公告日。 保存授权公告、专利号、授权文本及可核验的公告日期,用来区分授权前后行为。
再把已知实施行为放入时间轴,而不是笼统记录“对方一直在生产”:
| 时间段 | 首先判断什么 | 需要固定什么 |
|---|---|---|
| 申请公布前 | 是否存在与申请相关的实施事实,但不把它并入临时保护期费用 | 产品或方法版本、首次发现时间、生产销售记录及其来源 |
| 公布后、授权前 | 谁在何时以何种方式实施,实施对象能否与公布及授权文本分别对应 | 公布文本、实施样品或流程、订单、数量、价格、交付和持续期间 |
| 授权公告后 | 行为是否继续,继续实施的对象和方式是否发生变化 | 授权文本、授权后样品或流程、销售与交付记录、停止或变更时间 |
时间分段的意义不是预先给每一段贴上“侵权”标签,而是避免把不同法律状态下的行为混成一个结论。公布前、临时保护期内和授权后的事实可以连续发生,但其判断问题并不相同。
公布文本与授权文本必须分别保存
发明专利申请从公布到授权,权利要求可能经过修改。仅保存最初公布文本,无法说明最终授权的保护范围;只保存授权文本,也可能掩盖临时保护期开始时公众实际看到的申请内容。
材料整理时应至少并列保存:
- 公布时的权利要求书、说明书和附图;
- 授权时的权利要求书、说明书和附图;
- 能够说明审查过程中权利要求调整的公开文件;
- 对方产品、方法或业务流程在各时间段的版本材料;
- 一张逐项列明权利要求文字变化和实施对象变化的对照表。
对照表只能帮助识别待判断的问题,不能替代技术比对或法律结论。尤其当独立权利要求的技术特征、保护对象或限定条件发生变化时,不能用“核心方案没变”概括,也不能把授权后的权利要求当然回填到公布时点。现有材料不能说明两个文本与实施对象如何对应时,应明确写成“权利要求变化和实施对应关系待核验”。
《中华人民共和国专利法》规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。该一般规则说明授权后的判断必须回到授权权利要求,而不是只凭专利名称、摘要、产品功能或申请人的概括描述得出结论。
实施事实要落到具体主体、对象和期间
“听说对方在用”“市场上有类似产品”或一张无法确认日期的网页截图,都不足以说明临时保护期内究竟发生了什么。至少应核验:
- 实施主体是谁,生产、使用、许诺销售、销售或进口等事实分别由谁完成;
- 对应的是哪一款产品、哪个批次、哪套方法或哪个版本;
- 行为从何时开始,何时被发现,是否跨越授权公告日;
- 临时保护期内实际发生了多少生产、交付、销售或使用;
- 合同、发票、订单、物流、验收、宣传页面和现场材料能否相互对应;
- 授权后行为是否停止、变更设计或继续沿用原有方案。
公开网页可以帮助发现线索,但页面展示时间不当然等于生产、销售或使用发生时间。样品能够呈现某一实物状态,也不当然说明全部批次和整个期间均相同。应尽量让时间、主体、对象和行为由多组材料相互印证;不能闭合时,保留不确定性,不把线索写成完整实施规模。
“适当费用”不等于预先确定的固定金额
专利法使用的是“支付适当的费用”这一表述,但仅凭法条不能直接算出特定项目应支付多少。费用讨论至少需要先确认临时保护期内的实施事实,再整理可能影响协商或争议判断的材料,包括:
- 实施的产品、方法、数量、期间和实际用途;
- 对应交易的合同、价格、销售或使用数据;
- 申请人或专利权人已有许可合同及其对象、范围、期限和条件;
- 行业内可核验的许可材料,以及它们与本案技术和使用方式的可比程度;
- 双方何时知悉申请公布、何时沟通、沟通指向何种实施对象;
- 权利要求从公布到授权的变化,以及这些变化与实施对象的对应关系。
这些材料是形成费用主张或回应的事实基础,不代表其中任何一个数字可以直接套用。销售额不自动等于适当费用,许可合同中的费率也不能脱离其技术范围、许可类型、地域、期限和交易条件机械移植。缺少可比许可或完整实施数据时,应说明缺口,而不是以专利估值、产品利润或对方报价替代法定判断。
授权后继续实施要单独建立一段记录
若对方在授权公告后仍继续生产、使用、许诺销售、销售或进口相关产品,不能继续只用“临时保护期使用费”概括全部行为。应以授权公告日为界,另行固定授权后的产品或方法版本、行为方式、数量、销售页面、合同和停止时间,并以授权权利要求为基础判断。
授权前后使用的是同一名称或同一外观的产品,也不能直接证明技术方案完全相同;反过来,对方改变型号或宣传名称,也不当然说明已经避开授权权利要求。需要将授权后实际对象与授权权利要求逐项对应,并核验专利权状态、实施主体和行为类型。本文只提供材料分段框架,不预判特定技术方案是否落入保护范围。
这一区分也决定沟通文本应当精确:针对公布后、授权前的行为,可以围绕适当费用及其依据提出核验;针对授权后的继续实施,则应单列事实和权利要求对应问题。把两段合并成一句“从公布起持续侵权”,会掩盖权利状态、文本版本和行为期间的差异。
第一轮动作:形成一张双时点核验表
吕箐翎律师建议,第一轮不要先写确定金额或侵权结论,而是形成一张能够持续更新的双时点核验表:
- 固定申请公布日、授权公告日及对应公告文件;
- 分别保存公布权利要求和授权权利要求,标出文字与技术特征变化;
- 按公布前、临时保护期、授权后三段整理实施主体、产品或方法版本和行为材料;
- 将数量、订单、价格、交付、使用及许可材料与具体期间对应;
- 单列授权后是否继续实施、是否变更方案以及何时停止;
- 将无法核准的实施规模、文本对应或费用依据标为待补材料。
这张表完成后,结论通常只能分为三类:现有材料足以进入临时保护期费用的具体核验;权利要求或实施事实存在缺口,需要补证后再判断;授权后仍有实施线索,需要另行进行授权专利的权利要求与行为对应分析。只有把时间、文本、行为和费用依据同时闭合,才适合形成更具体的主张或回应。