收到美国专利诉讼或律师函信号后,怎样先区分被点名产品与美国销售、进口链路?
收到美国专利侵权诉讼或律师函等信号时,被点名的产品或版本、美国制造使用许诺销售销售或进口等市场链路、专利号与权利要求及现有材料应分开核对;信号、产品资料或交易链材料均不能单独推出侵权、责任或美国程序结果。
吕箐翎律师的判断是:中国企业收到美国专利侵权诉讼、律师函或其他信号时,最容易出现的跳步,是看到某个产品名称或美国客户信息,就直接把两者写成“美国专利风险已经落到这项业务”。信号材料指向什么、企业实际涉及哪一个产品或版本、该产品是否以及如何进入美国市场,是不同层次的事实。先把它们分开,才能知道现有材料真正覆盖到哪里,而不是预先判断侵权、责任或任何处理结果。
先看信号材料本身。诉讼文件、律师函、客户转发内容、平台通知或其他线索,各自只能说明其原文中可确认的发送人、日期、专利号、被提到的主体、产品表述和请求内容。即使材料提到了某项专利或某类产品,也还需要核对其中究竟涉及哪些权利要求、指向哪个产品表述以及对应哪个时间范围。收到信号不等于已完成技术比对,也不能由此确认企业的某一产品版本、美国市场活动或责任范围。
第二步是让产品资料回到具体版本。产品名称、系列名称、宣传图片或客户口头描述,未必能够说明实际被涉及的是哪一型号、配置、批次、软件版本或技术实现。可先整理现有产品技术说明、规格书、图纸、源文件、版本记录、包装或标签信息,并注明材料形成时间和它能够识别的对象。专利号或产品名称可以帮助找到需要继续核对的方向,却不能替代权利要求与具体技术方案的分析;已有 FTO 或无效线索也应保留其所涉及的专利、产品版本和已知范围,而不写成既定结论。
第三步单独还原美国销售或进口链路。35 U.S.C. § 271 所列的一般类别包括制造、使用、许诺销售、销售和进口;在具体材料整理中,应分别确认目前能够看到的是哪一个环节,而不能用“有美国客户”或“产品出海”概括全部事实。例如,客户或渠道合同、报价和订单可能说明各自记载的交易安排,物流、报关、仓储、交付或销售记录可能说明各自指向的时间、主体和地点。它们需要与具体产品或版本分别对应,不能仅因同时出现就推定全部美国市场活动、进口事实或任何责任。
还应把未能从现有材料得出的事项明确留在待核位置。信号中被点名的产品是否就是企业的某一版本、某项权利要求与该版本的关系、美国链路处在哪个实际环节、谁在何种范围内参与相关活动,以及客户、渠道或供应链合同如何约定,均不能由一封函件、一页产品资料或一组交易记录自动补齐。美国法院程序和实体抗辩也不能从这些材料中预先得出,应由美国律师结合具体文件和事实核验。
下一步先补最小必要事实:保留信号材料原文及其中涉及的专利号、权利要求和主体表述;固定被点名产品的型号、版本和技术资料;分别收集与美国制造、使用、许诺销售、销售或进口有关的已知合同、订单、物流、报关、交付或销售记录;并归集已有的 FTO、无效线索、客户或渠道合同和历史销售或保全记录。完成这一步只是在区分产品对象与市场链路,不能据此判断是否侵权、应承担何种责任或美国程序会如何处理。
参考资料
- [1] 35 U.S.C. § 271